Jak nie stracić domeny

Często słyszymy, że kolejna osoba straciła domenę w wyniku procesu arbitrażowego. Co więc robić, aby zminimalizować prawdopodobieństwo utraty domeny. Zasady arbitrażu w Polsce nie są jasne. Brakuje również publicznie prezentowanych orzeczeń naszych sądów arbitrażowych. Musimy więc posłużyć się zasadami ustanowionymi dla domen gTLD – są to zasady przyjmowane podczas nie tylko postępowań domen gTLD, ale także coraz częściej domen ccTLD. Ostatecznie przygotowane zostały przez profesjonalistów.

I tak na podstawie zasad UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) [1] a także treści przykładowych orzeczeń WIPO (World Intellectual Property Organization) [2] oraz The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes [3] zastanowimy się co robić, a raczej czego nie robić, aby nie dać sobie zabrać domeny.

Istnieją trzy główne reguły, o których musimy pamiętać rejestrując domenę lub pozyskując nazwę domenową na rynku wtórnym:

Reguła 1 – łudzące podobieństwo

foto, CC autor: oskay

Domena którą rejestrujemy lub kupujemy nie powinna być identyczna lub łudząco podobna do zarejestrowanego znaku towarowego. Rodzi się pytanie czy dotyczy to każdego znaku towarowego czy nie. Reguła zasadniczo jest prosta: w przypadków znaków towarowych powszechnie znanych, zakres „terytorialny” jest nieograniczony. W przypadku pozostałych znaków towarowych, kraj w którym TM jest zarejestrowany ogranicza nas co do rejestracji nazw domen z danym rozszerzeniem narodowym (ccTLD). Czyli w Polsce powinniśmy unikać rejestracji domen z końcówką .PL identycznych jak TM zarejestrowane w Polsce. I tutaj mała uwaga: przy porównywaniu nazwy domeny do znaku towarowego bierzemy treść nazwy bez rozszerzenia pierwszego poziomu (czyli analizując np. domenę „orange.pl” porównujemy słowo „orange”, a nie „orange.pl”). Co ciekawe, może się zdarzyć (a po wprowadzeniu nowych domen najwyższego poziomu będzie zdarzało się coraz częściej), że kluczowa dla sprawy część domeny będzie obejmowała zarówno człon po lewej stronie kropki jak i rozszerzenie najwyższego poziomu (TLD). Takim przykładem może być np. „del.icio.us”, gdzie twórcy serwisu wykorzystali nazwę składającą się z aż trzech poziomów – „del” „icio” oraz domeny narodowej „us”. Tak więc musimy zwracać uwagę zarówno na części nazwy domenowej (zazwyczaj domenę drugiego poziomu) jak i całą nazwę (drugiego i pierwszego poziomu).

Reguła 2 – prawo do używania nazwy

Powinniśmy mieć prawo do używania danej nazwy. Jeśli nie mamy zarejestrowanego znaku towarowego ale np. nazwa naszej firmy jest identyczna z nazwą domeny, mamy prawo do jej użytkowania. Podobnie będzie chociażby z identycznością nazwy domeny z naszym nazwiskiem, nazwiskiem rodowym itd. Reasumując: muśmy w jakiś sposób uzasadnić, że z naszej dotychczasowej działalności wynikała konieczność rejestracji danej nazwy domenowej. Ale pamiętajmy, dotychczasowa działalność ale przed otrzymaniem pozwu…

Reguła 3 – działanie w złej wierze

Sytuacja Abonenta pogarsza się, jeśli arbitraż wykaże, że domena była zarejestrowana i użytkowana w złej wierze. A takie użytkowanie w złej wierze można prosto wykazać pokazując, że celem rejestracji (lub pozyskania na rynku wtórnym) była (1) chęć sprzedaży nazwy domeny właścicielowi znaku towarowego bądź… jego konkurencji. Kolejnym (2) argumentem za tym, że domena była rejestrowana w złej wierze, jest wykazanie, że celem rejestracji była chęć uniemożliwienia posiadaczowi znaku towarowego rejestracji takiej domeny (związanej ze znakiem towarowym). Zła wiara to także (3) rejestracja domeny celem zaburzenia funkcjonowania biznesu konkurencji oraz (4) chęć przyciągnięcia do strony użytkowników, poprzez wykorzystanie skojarzenia nazwy domeny z posiadanym przez konkurenta znakiem towarowym. Ostatnie z działań związane jest z uzyskaniem korzyści ekonomicznej poprzez np. wyświetlanie reklam (parking domen). W tym przypadku bardzo istotny jest dobór reklam (linków). Inaczej będą oceniali arbitrzy sytuację, gdy jeśli sporna nazwa dotyczy hotelu, a linki prowadzą do firm zajmujących się np. produkcją pizzy, a inaczej jeśli pod daną domeną będziemy wyświetlali linki prowadzące do stron WWW innych hoteli. Jeśli nasze plany związane z posiadaną atrakcyjną domeną dotyczą stworzenia na niej serwisu w przyszłości, być może nie warto czasami ryzykować i „parkować” domeny na kilka miesięcy, uzyskując zarobek w wysokości kilku dolarów, dając jednocześnie przeciwnikom dodatkowe argumenty przeciwko nam w arbitrażu.

Nie zawsze podobieństwo nazwy domeny do znaku towarowego będzie oznaczało utratę domeny. Jest kilka działań, które podjęte przez abonenta mogą uchronić go od utraty domeny nawet wtedy, kiedy skarżący wykaże, że posiada prawa do znaku towarowego. I tak, możemy wybronić swoją domenę jeśli wykażemy, że przed (!!!) otrzymaniem pozwu, używaliśmy lub wykazywaliśmy przygotowania do wykorzystania domeny w celu oferowania produktów i usług związanych z posiadaną nazwą domenową. Kolejnym argumentem na naszą korzyść jest wykazanie, że nasz biznes znany był pod sporną nazwą domeny na długo przed rozpoczęciem sporu, nawet jeśli nie posiadaliśmy odpowiedniego zarejestrowanego znaku towarowego. Podobnie sprawa dotyczy chociażby własnego nazwiska czy imienia – to akurat najłatwiejszy do udowodnienia argument. I nie ma tutaj znaczenia, kto jest abonentem domeny – istotne jest kto ją użytkuje. Czyli jeśli przykładowo wytwórnia płytowa za zgodą wykonawców zarejestruje domeny będące odpowiednikami ich nazwisk, będzie to interpretowane tak samo, jak rejestracja dokonana przez te osoby bezpośrednio.

Kolejnym argumentem który pozwoli nam „wybronić” się w arbitrażu to udowodnienie, że nasza działalność nie była komercyjna i nie uzyskiwaliśmy żadnych korzyści majątkowych z faktu użytkowania domeny. Takim przykładem może być klub miłośników samochodów i domena związana z marką samochodu.

Mam nadzieję, że nie będą musieli Państwo tłumaczyć się przed Arbitrażem z posiadanego portfolio domenowego. Żeby wygrać przed arbitrażem warto już na etapie rejestracji czy odkupowania domeny pomyśleć o konsekwencjach takiego działania. Nasza działalność związana z domeną może nam pomóc albo nas pogrążyć przy arbitrażu – i o tym należy zawsze pamiętać, szczególnie jeśli inwestujemy dużo w posiadaną nazwę domenową. Coraz częściej zdarzają się próby tzw. „Reverse Domain Hijacking” [4] czyli generalnie bezprawnego przejęcia domeny przez zazwyczaj duże korporacje, dlatego też, oprócz posiadania argumentów na swoją obronę, należy zawsze przystępować do arbitrażu. Brak naszej odpowiedzi na pozew będzie skutkował niemożliwością podjęcia obrony i tym samym z dużym prawdopodobieństwem przegrania sprawy.

[1] http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm
[2] http://www.wipo.int/amc/en/domains/
[3] http://www.adr.eu/index.php
[4] http://webhosting.pl/Kradzieze.domen.3.Reverse.Domain.Hijacking